如何认定包含通用名称的商标是否具有显著性？

一、案情介绍

1997年，成都避风塘海鲜大排档申请的商标“避风塘”加英文“BFT”被核准注册。1998年，上海避风塘公司成立，被许可使用并受让前述“避风塘”商标，经过多年努力，现上海避风塘公司已成为上海餐饮业知名品牌。1999年，上海竹家庄美食有限公司（以下简称“竹家庄公司”）提出商标注册申请，即本案争议商标，由竹子图案及“竹家庄避风塘”汉字组成（该商标于次年被予以核准注册）。同年，竹家庄公司对“避风塘”商标提出撤销申请，商标评审委员会做出终审裁定，认为“避风塘”作为一种风味料理的名称，不应由一家独占，不宜作为商标在餐馆等服务上注册，故撤销了该注册商标。上海避风塘公司不服，向法院提起行政诉讼，一审、二审均维持商标评审委员会的裁定，2013年上海避风塘公司向最高院提起再审。

二、当事人观点

上海避风塘公司主张：（1）“避风塘”不是一种风味料理或者菜肴烹饪方法的通用名称，而是上海避风塘公司自1998年创立并持续使用至今的主营品牌及企业字号；“避风塘”品牌与上海避风塘公司之间已经建立起了稳固的、唯一的指向关系，积聚了较高的知名度和影响力。（2）本案引证商标“避风塘 BFT”与争议商标“竹家庄避风塘及图”之间有密切的关联性，商标评审委员会在引证商标与争议商标是否应予核准注册的问题上，采用了不一致的商标审查标准。商标评审委员会一直认定“避风塘”是一种风味料理或者特色风味菜肴的通用名称，并以此为依据撤销了引证商标。但是，争议商标同样包含了“避风塘”一词，商标评审委员会却准予注册。

针对上述观点，竹家庄公司辩称：（1）“避风塘”为餐饮行业的通用名称。“避风塘”一名起源于1862年的香港，是香港渔民躲避台风的港湾。后因渔民在避风塘用自制的调味品在船上烹饪食物销售给游客，渐渐形成一种特殊的风味菜肴，被人们称为避风塘料理。据不完全统计，全国范围内经营避风塘菜系的店铺共有125家，绝大部分名称都是“字号+避风塘”组成。无论是工商企业登记机关，还是餐饮行业，均将“避风塘”作为餐饮行业通用名称看待，不能为一家企业所独占。（2）“避风塘 BFT”商标被撤销是因为该商标为通用名称，缺乏显著性。但是，本案争议商标“竹家庄避风塘及图”当中，竹家庄公司的商号“竹家庄”与竹子图形，均可标识出是竹家庄公司提供的避风塘菜品，故争议商标具有显著性，与“避风塘 BFT”商标是否撤销没有关联。

三、最高院意见

1、关于“避风塘”是否属于通用名称

法院认为，“避风塘”一名源于香港，最初是指香港渔民躲避台风的港湾。后因附近渔民烹调销售给游客的鱼虾广受欢迎，“避风塘”一词遂由地理名词逐渐发展成为一种特别的风味料理或者烹饪方法的通用名称。从上个世纪七十年代起，香港已有多家经营避风塘料理的餐饮店。上个世纪八十年代，我国大陆地区开始出现经营避风塘料理的餐馆。目前，全国范围内经营避风塘菜品的店铺已有一百多家。这些店铺的菜单以及有关烹饪的书籍，均载有“避风塘炒蟹”、“避风塘炒虾”等菜肴名称。因此，“避风塘”一词除具有渔民躲避台风的港湾这一涵义外，还具有指称一种特别的风味料理或者菜肴烹饪方法的涵义。

2、关于包含通用名称的商标是否具有显著性

虽然“避风塘”已被商标评审委员会认定为菜肴的通用名称，但由于争议商标是由竹子图案与“竹家庄避风塘”文字组成，不仅仅是“避风塘”文字，且其中竹子图案占据该商标绝大部分面积，处于该商标的显著位置。因此，争议商标与引证商标相比差异明显，不能因为争议商标与引证商标均包含“避风塘”字样，就认为商标评审委员会在两商标的核准注册问题上采取了不一致的审查标准。同时，亦不能因为“避风塘”文字没有显著性，就因此认定争议商标缺乏显著性而予以撤销。

四、实践启示

由上述案例可见，包含了通用名称的商标并非必然缺乏显著性，即使商标有一部分为通用名称，只要其他部分足够显著，具有辨识度，该商标仍然可以被核准注册。对于商家而言，在注册商标的时候务必要谨慎选择，避免采用与通用名称相似或相同的字眼，以增加商标的辨识度，避免因缺乏显著性而被撤销。

在社会生活中，很多商家在创业初期，往往为了“搭顺风车”，使用与通用名称近似的商标，以期吸引消费者，使消费者基于对通用名称或者类似店铺的兴趣进店消费。这样的做法在初期的确是一条捷径，消费者无法甄别类似名称的店铺之间的关系，可能会在误以为是连锁店或分店的心态下进店尝试，使得商家初期面临的缺乏客源的困境相对较少。但从长期发展来说，这样的选择是极其不利于商家创立自己的品牌的。由于其商标近似通用名称，势必会面临缺乏辨识度的问题，即使其商标日后没有因为缺乏显著性而被撤销，也因为过于通用而不易与其它商家区别，这对一个品牌的建立是致命性的障碍。

因此，不论是从商标的质量和有效性考虑，还是从企业长期发展前景考虑，商家都应当尽量避免自己的商标与通用名称相近似。即使要使用通用名称，也应尽可能突出自己的特点，例如添加代表性图案或文字等，以此确保商标的显著性。

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