当企业上市遭遇商标侵权，顺丰“嘿客”被指侵权刍议

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知识产权侵权在企业上市过程中的阻击作用越来越明显，不可否认有些企业正是因为知识产权问题而止步IPO。此次顺丰“嘿客”被指控侵权，究竟是披着合法外衣的“碰瓷”，还是商标权利的正当行使？被控侵权对顺丰的杀伤力几何，能否阻碍顺丰的上市步伐？笔者认为至少应该搞清楚几个问题。

据公开报道，国内快递行业龙头老大，顺丰控股借壳鼎泰新材已经获批，这意味着顺丰控股将在不久的将来登陆A股，如成功上市，媒体预测顺丰创始人王卫将成为继王健林、马云之后的中国第三大富豪。

然而就在上市前夕，顺丰“嘿客”却被指控商标侵权。四川成都一位尹先生向记者爆料称，顺丰使用的“嘿客”商标侵犯了其“嘿客”商标权利，正着手准备通过法律途径，要求裁定顺丰“嘿客”商标无效。

尹先生称早在2003年就申请了“黑客”商标，2005年该商标正式注册，之后于2014年6月18日，申请了“嘿客”商标，并获得商标局授权。

2014年，顺丰建立嘿客门店，全面抢滩02O布局。不到1年时间，嘿客门店的数量就号称达到了2000多家。在嘿客门店开业前，顺丰分别于2014年4月14日、4月25日申请了“嘿客”和带笑脸“嘿客”的商标。

尹先生称已委托律师为其商标维权，委托律师已向顺丰公司发送律师函，要求顺丰公司停止侵权，赔偿损失，下一步不排除诉讼的可能性。此外，他已向上海证券交易所提供了《关于顺丰控股（集团）有限公司侵犯尹先庆注册商标“嘿客”的情况说明》，并向商标局等有关部门反映情况。

目前，知识产权侵权在企业上市过程中的阻击作用越来越明显，不可否认有些企业正是因为知识产权问题而止步IPO。此次顺丰“嘿客”被指控侵权，究竟是披着合法外衣的“碰瓷”，还是商标权利的正当行使？被控侵权对顺丰的杀伤力几何，能否阻碍顺丰的上市步伐？

笔者认为至少应该搞清楚以下几个问题。

1、 双方商标的基本情况及分析

根据尹先生自称，笔者检索到了其名下的“嘿客”商标，同时，也检索到了顺丰申请的2件“嘿客”商标，3件商标具体信息对比如下图：

对比可知，顺丰公司的两件“嘿客”商标的申请时间要早于尹先庆商标的申请时间，商标的文字构成要素都是“嘿客”，所以商标之间构成相同近似商标毋庸置疑。虽然顺丰公司申请时间早于尹先庆，但是商标授权时间要晚于尹先庆，且顺丰公司的两件商标在“替他人推销”等服务项目上面部分驳回，只在部分项目上予以核准。而尹先庆申请的“嘿客”商标在“替他人推销”上面核准注册，出现此种情况，推断应该是和尹先庆之前申请的“黑客”商标有关。
 
2、顺丰公司能否以在先使用进行抗辩
 
根据百度百科介绍，以及相关网页查询显示，顺丰公司正式推出“嘿客”的时间是在2014年5月18日，顺丰公司商标申请时间要早于“嘿客”推出时间，“嘿客”推出时间要早于尹先庆的“嘿客”商标申请时间。

《商标法》第五十九条第三款规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
我国商标制度保护实行的是“注册制”，而严格适用“注册制”很容易忽视对在先权利的保护，保护在先权利，又是商标法律制度中的一项重要原则。因此，2013年新修改的商标法中，五十九条第三款从法律上对这种情形下的注册商标专用权人的权利做出了限制。

需要说明的是，适用此条款，顺丰公司需要证明在尹先庆商标申请日之前，即2014年6月18日之前，在先使用“嘿客”商标并且有一定影响。顺丰正式推出“嘿客”的时间是2014年5月18日，要想证明在一个月的时间内“嘿客”已经具有了一定影响，并非易事，需要看具体的证据情况。

3、服务项目是否相同或类似

根据尹先生自称，他认为，顺丰公司申请的两件“嘿客”商标不具有“替他人推销”这一服务项目，但“嘿客”门店却有这一服务内容。由此可见，尹先庆认为顺丰公司侵犯了其第35类的“嘿客”商标专用权，更具体讲，是认为侵犯了在“替他人推销”项目上的商标权。

这也是为什么笔者在第1个问题中对比的商标信息是第35类原因所在。

至此，问题又回到构成侵权的法律要件上来，顺丰公司“嘿客”提供的服务是否属于“替他人推销”，需要结合顺丰“嘿客”的具体运营模式，理论上对“替他人推销”的定义，以及司法实务中对“替他人推销”的认定，进行综合判断。

顺丰“嘿客”便利店，除可以提供快递物流业务、团购购物外，还具备话费充值，代买车票、机票，信用卡还款、交通罚款和水电费等各种服务。这些服务有些是直接向顺丰付款，有些是向商家付款，因此，“嘿客”具有“批发、零售”的功能，但又不全是批发零售服务。

对于何为“替他人推销”,实践中一直存在争议,主要分歧在于该服务内容是否应包括零售、批发服务,以及超市、商场提供的服务是否属于该类服务。

曾在中粮集团与北京寺库侵害商标权纠纷一案中，北京知识产权法院认为： “替他人推销”应是指帮助“他人”销售商品的行为,其既包括为销售者的具体销售行为提供单次的促销或推销的行为,亦包括对销售者日常销售行为提供常规性服务的行为,但该服务并不包括经营者“自己”作为销售主体销售商品的行为。因零售、批发服务均是销售者以自己名义进行对外销售的行为,故其不属于“替他人推销”的服务范围。至于商场、超市的服务是否属于“替他人推销”,则需要作具体区分。如果商场、超市等自己作为销售主体对外销售商品,则该服务不属于“替他人推销”。但如果其仅是为销售者在其购物场所内的销售行为提供相应服务,则该行为属于替他人推销。

北知院之所以作此理解,主要基于以下考虑:在《类似商品和服务区分表》(简称《区分表》)中,“替他人推销”属于第35大类,而2002年第八版《分类表》中对于该大类商品有如下注释,“尤其不包括……其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”,这一说明意味着该类别中的任何服务均不包括零售及批发服务,“替他人推销”亦不例外。

虽然2007年第九版《区分表》中删去了这一说明,但这一删除仅仅意味着第35大类不再将零售、批发服务排除这一类别的注册内容之外,却并不意味着该类别中“替他人推销”这一服务内容应被理解为包括零售、批发服务。尤其在2013年后药品零售类服务引入第35类,且《分类表》中明确指出该几类服务与“替他人推销”不构成类似服务的情况下,更应作此理解。

由此可见，确定“嘿客”是否属于“替他人推销”服务是一个重要争议焦点，服务商标并不像商品商标那样容易确定所使用的具体项目，况且还是实践中争议非常大的“替他人推销”服务，因此，需要双方列举相关的证据证明自己的观点。
 
4、判定商标侵权应考虑的因素
 
商标侵权判定标准体现在2013年商标法第五十七条的第（一）项（未经许可在同种商品上使用相同商标）和第（二）项（未经许可在同种商品上使用近似商标，导致混淆的；在类似商品上使用相同或者近似商标，导致混淆的）。

但上述法律条文并不是孤立存在的，除了考虑上述“混淆”因素之外，在司法实践中，还需要考虑双方商标的使用情况、商标显著性高低，知名度大小，商品或服务是否类似、双方的主观恶意等多个因素。

因此，即便被指控侵权，顺丰切不可自乱阵脚，沉着应对并寻找反击机会，从而为谈判增加筹码方为上策，诉讼从来都不是解决问题的最佳方式，而是借助法律手段来实现自己的特定目的。
 
结语

如今知识产权已经越来越受到企业的重视，竞争靠知识产权，已成为企业的共识。也正如此，拟上市企业的知识产权问题一直是各方关注的焦点，企业在上市之前应该对自身的知识产权做好尽职调查，及时发现相应的风险并提前寻找措施降低法律风险，使知识产权为企业上市起到增值服务，而不是成为企业上市的拦路虎。

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